Trademark ClearingHouse ?

Lors de la dernière conférence ICANN de Toronto au mois d’octobre, le nouveau président, Mr Fadi Chehade , a fait de l’implémentation de la TradeMark ClearingHouse (TMCH) une de ses priorités et ce, dès sa première allocution. Ce pragmatisme affiché a véritablement soufflé une nouvelle impulsion bien accueillie par les différentes communautés, en rupture avec l’attitude de son prédécesseur.

Il ne pourrait cependant faire oublier que l’avènement de la TMCH est un prérequis obligatoire à l’introduction du programme des nouveaux gTLDs qui a déjà suffisamment pâti de nombreux retards.

Pour rappel, la TMCH est une base de données développée conjointement par les sociétés IBM et Deloitte visant à protéger les droits de marque lors du lancement des nouvelles extensions. Les porteurs de projets retenus, devenus registres, auront pour obligation d’implémenter la TMCH et ses mécanismes de protection des droits ( RPMs ) pendant au moins 90 jours ( en incluant la période dite de « Sunrise » d’une durée de 30 jours ) suivant la délégation d’un nouveau gTLD.

L’ambition de l’ICANN est de procéder aux phases de test durant le dernier trimestre de 2012 pour une sortie « live » dans le courant du premier trimestre 2013.

La présentation de Toronto a néanmoins déçu les participants qui s’attendaient à une véritable démonstration et n’ont finalement eu droit qu’à quelques diapositives mettant en évidence les difficultés techniques liées à la reconnaissance des preuves d’usage ( nécessaires pour l’éligibilité en Sunrise ) et de réconciliation des informations détenues au sein de la TCMH vs les informations figurant sur le Whois ( « matching »)

Le travail de saisie des marques au sein de la TMCH pourra être effectué par un agent mandaté ( tel un CPI ).

Il faudra s’enregistrer en tant qu’utilisateur et effectuer le paiement ( un prix plafond de 150 dollars / an / marque est confirmé ) par carte de crédit. Les documents pourront être directement insérés au sein du système.

Les utilisateurs pourront corriger une inscription gratuitement mais une seule fois. En cas d’erreur répétée, la demande d’inscription est invalidée.

La TMCH disposera d’un véritable support client : formation, hotline, système d’échanges avec référence tickets seront mis à la disposition des utilisateurs.

Les marques déposées nationales ou internationales, court validated TM et les marques protégées ( traité ou statut ) pourront être inscrites.

Les marques commençant ou contenant un point ne seront pas acceptées, les espaces pourront être remplacés par des tirets comme souvent pour les enregistrements à titre de noms de domaine.

Les symboles @ et & pourront également être remplacés par un tiret ou traduits ( at et and par exemple en anglais )

Pour les marques déposées, une preuve d’usage sera demandée, il pourra s’agir de simples contenus publicitaires ou marketing.

Lorsque les données sont vérifiées, un code sécurisé de Sunrise sera généré et délivré au titulaire de la marque.

 Les semaines qui ont suivi la conférence de Toronto ont donné lieu à de nouvelles discussions -souvent tendues – entre les différentes communautés pour accoucher fin novembre d’un consensus appelé « strawman solution « :

 

Selon ce modèle, les délais sont modifiés : La période de Sunrise est précédée d’une annonce ( au moins 30 jours au préalable) de la part du registre.

 

Période de Claims 1 : Le réservataire du nom de domaine est informé que le nom qu’il tente d’enregistrer correspond à une marque inscrite à la TMCH . S’il confirme et que l’enregistrement est validé le titulaire de la marque reçoit une notification. A noter la volonté d’étendre les enregistrements à l’identique à la possibilité de couvrir jusqu’à 50 variations correspondants par exemple à de précédents enregistrements abusifs.

 

Période de Claims 2 : à partir du sixième mois depuis l’annonce du registre jusqu’au 12eme mois ( frais additionnels pour le titulaire de marque ): même principe que le Claims 1 sans que le réservataire doive valider qu’il a bien pris connaissance de l’existence de la marque au sein de la TMCH.

 

Dans la foulée, l’IPC et la Business Constintuency ont proposé l’implémentation du Limited Preventative Registration Mechanism :

 

L’idée est de proposer moyennant des frais supplémentaires – un peu à la manière de ICM pour les.xxx –de protéger des marques à l’identique saisies dans la TMCH et éligibles en période de Sunrise, un blocage pour une durée de cinq ans renouvelable. Le LPR ne s’appliquerait donc qu’à des enregistrements défensifs sans contrôle sur la résolution du domaine vers un site web par exemple et ne pourrait être valide que dans l’hypothèse ou un tiers légitime sur la même marque n’aurait pas procédé à un dépôt préalable en Sunrise.

Mécanisme LPR :

1. Le titulaire de marque s’acquitte des frais auprès de la TMCH pour un certain nombre de LPRs

2. Lorsque l’introduction d’un nouveau gTLD est officialisée, le titulaire de marque indique à la TMCH son intention d’utiliser un LPR pré-payé pour ce TLD

3. A la fin de la période Sunrise, si le domaine à l’identique est toujours disponible, le registre valide le LPR.

4. La TMCH règle les frais au registre qui paie le registrar ( !). Le domaine est paramétré sur les serveurs de nom du registre. Le titulaire de marque n’a donc pas accès au fichier de zone.

5. Le LPR est effectif pour 5 ans et donne lieu à un renouvellement.

 

Il convient de noter que le LPR ne serait pas rétroactif. Si le LPR est déclaré après la période initiale de Sunrise et que le domaine a été déposé par un tiers, ce dernier conserve le domaine et le titulaire de marque devra alors envisager de récupérer le domaine via une procédure UDRP ou URS par exemple. Les prix du LPR n’est pas arrêté, mais – s’ il voit le jour – des tarifs dégressifs en fonction du volume et du nombre de TLDs concernés seraient certainement appliqués.

 

Il est inutile de préciser que l’implémentation de tels mécanismes est extrêmement complexe pour les registres et les bureaux d’enregistrements qui manquent pour l’instant de visibilités sur les impératifs techniques qu’ils devront mettre en œuvre. Ils jugent également de façon négative ces nouvelles propositions trop tardives et soulignent l’impact qu’elles pourraient avoir sur le calendrier. De même, l’allongement des périodes de claims et l’ajout de l’annonce préalable de la Sunrise sont vivement critiqués.

 

Une période de commentaires est ouverte jusqu’au 21 décembre et l’éclairage du GNSO est attendu. L’ICANN, sous l’égide de son nouveau président, s’est engagé à donner sa réponse dès le début de l’année 2013. Si la nouvelle équipe dirigeante se montre respectueuse du modèle multi stakeholder cher à l’institution, elle semble résolue à prendre des décisions plus rapidement ce qui en soit, est une réelle nouveauté.

 

Gandi proposera au cours du premier trimestre 2013 la possibilité de préparer le lancement de toutes ces nouvelles extensions, d’ici là nous détaillerons ici les différentes phases d’avancement du processus d’ouverture.